Товарный знак: международная регистрация

Статья Трейвас в текст ТЗ.jpgПравовая охрана товарных знаков на территории других государств является важным элементом в комплексе мероприятий, создающих условия для достижения экономического успеха. Отсутствие правовой охраны товарных знаков при экспорте продукции могут повлечь за собой серьезные финансовые потери, такие как запрет на ввоз товара и реализацию товаров и услуг. Отсутствие регистрации знака создает в том числе благоприятные условия для действий недобросовестных конкурентов. Уделив внимание данному вопросу, вы избавите себя от возможных проблем и лишних расходов.

Согласно ст. 16 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 N 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон) физические лица и организации Республики Беларусь имеют право на регистрацию товарного знака в иностранном государстве и (или) на его международную регистрацию.

Регистрацию товарного знака в иностранном государстве возможно получить обратившись в патентное ведомство страны, на территории которой заявитель желает получить регистрацию товарного знака, воспользовавшись услугами национального патентного поверенного. Для этого не обязательно иметь поданную заявку в стране происхождения товарного знака или его национальную регистрацию. Согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности знак, заявленный гражданином страны участницы конвенции в какой-либо другой стране, не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения.

Однако, если заявитель желает получить международную регистрацию товарного знака, то действующая регистрация в стране происхождения согласно Мадридскому Соглашению либо наличие поданной заявки на регистрацию в стране происхождения согласно Мадридскому Протоколу к Мадридскому Соглашению обязательны.

Охрану товарного знака сразу в нескольких странах обеспечивает Мадридская система международной регистрации знаков, включающая в себя вышеназванные Соглашение и Протокол, находящиеся под административным управлением Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС). Страны, подписавшие Соглашение, а также Протокол, образуют Мадридский союз и являются его членами (далее – Договаривающиеся стороны). Члены союза - 101 Договаривающаяся сторона (список доступен на сайте ВОИС).

Возможность зарегистрировать товарный знак на территории нескольких государств одномоментно, подав одну заявку на одном языке и уплатив одну пошлину в одной валюте, делает Мадридскую систему весьма популярной во всем мире.

Международная заявка представляется в МБ ВОИС ведомством страны происхождения. Для национального заявителя в Республике Беларусь ведомством страны происхождения является Национальный центр интеллектуальной собственности Республики Беларусь (далее – НЦИС).

Мадридской системой могут пользоваться физические и юридические лица, при условии наличия действительного и нефиктивного промышленного или торгового предприятия либо местожительства, либо наличия гражданства в стране Мадридского союза.

Пример из практики: Российская компания ООО «А…» подала международную заявку в НЦИС на базе зарегистрированного товарного знака в Республике Беларусь. В связи с непредставлением по запросу НЦИС достаточных доказательств наличия действительного промышленного или торгового предприятия в Республике Беларусь, заявка была возвращена заявителю.

Порядок действий при международной регистрации товарного знака

1. Подача национальной заявки на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в НЦИС

Процедура национальной регистрации товарного знака регулируется вышеуказанным Законом, а также Положением о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 N 1719.

При условии положительного результата предварительной экспертизы, срок которой составляет два месяца, и получения заявителем Решения о принятии заявки к рассмотрению разрешается подавать заявку на международную регистрацию товарного знака. Если регистрация товарного знака уже существует в Республике Беларусь, то заявку можно подать на любом сроке действия национальной регистрации товарного знака.

2. Подача международной заявки

Любая подача международной заявки сопровождается уплатой пошлины в НЦИС, который в свою очередь проверяет заявку на соответствие формальным признакам: корректности заполнения формы, правильности уплаты установленной пошлины, соответствия перечня товаров и услуг и классов согласно Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) перечню товаров и услуг и классов в базовой регистрации или базовой заявке; удостоверяет тождественность подаваемого на международную регистрацию знака знаку в базовой регистрации или в базовой заявке и др.

Размер пошлины составляет 10 базовых величин. Реквизиты для уплаты пошлины можно найти на сайте НЦИС.

Одновременно пошлина уплачивается в МБ ВОИС в швейцарских франках. Указанная пошлина включает в себя несколько видов:

Статья Трейвас табл1.jpgИнформацию об установленных индивидуальных пошлинах, более подробную информацию о всей системе пошлин, подлежащих уплате в МБ ВОИС, а также банковские реквизиты для уплаты пошлины можно узнать на сайте ВОИС.

Международная заявка оформляется на официальном бланке ММ2 в одном экземпляре, форма которого доступна на сайте ВОИС.

Согласно правилам Мадридской системы заявка должна быть оформлена на английском, французском или испанском языке. Рабочими языками для этих целей НЦИС являются английский и французский. Следовательно, заявка может быть оформлена только на одном их этих двух языков.

Для успешного прохождения процедуры формальной экспертизы как на национальном, так и на международном этапе, необходимо уделить особое внимание классификации товаров и услуг, в отношении которых будет производиться регистрация товарного знака. При этом нужно помнить, что перечень товаров и услуг, заявляемый на международную регистрацию, может быть сокращен, но не должен выходить за рамки перечня, который был указан в национальной заявке/регистрации. Для составления перечня на иностранном языке можно воспользоваться «Менеджером товаров и услуг Мадридской системы» (MGS – Madrid Goods and Services Manager), доступный на сайте ВОИС.

Экспертиза НЦИС проверяет представленный перечень товаров и услуг и указанные классы, а, в случае возникновения вопросов, может направить запрос с предложением откорректировать вариант перевода для некоторых товаров или вовсе исключить спорные термины.

  Пример из практики: экспертиза НЦИС по одной международной заявке предложила изменить термин для 29 класса “curd`s dessert products” (творожные десерты) на “curd dessert products” или в другом случае предложила заменить термин для 3 класса “personal care items” (туалетные принадлежности) на “toiletry”.

3. Направление международной заявки в МБ ВОИС

После проведения национальной экспертизы по формальным признакам НЦИС направляет в МБ ВОИС международную заявку в течение двух месяцев.

4. Экспертиза международной заявки в МБ ВОИС

Экспертиза заявки в МБ ВОИС проводится на соответствие формальным признакам. Большое внимание уделяется перечню товаров и услуг. Если МБ ВОИС не находит оснований для отказа в регистрации, знак регистрируется в Международном реестре, и заявителю направляется Свидетельство о международной регистрации знака. Сведения о зарегистрированном товарном знаке публикуются в бюллетене ВОИС “WIPO Gazette of International Marks.

Несмотря на то, что перечень товаров и услуг проверяется на национальном уровне, и не всегда национальная экспертиза находит замечания в отношении него, не исключено, что из МБ ВОИС не может поступить запрос с предложением скорректировать представленный перечень.

Пример из практики: МБ ВОИС посчитало термин “egg incubators” (яичные инкубаторы) для 7 класса слишком неопределенным и предложило заявителю самостоятельно скорректировать термин согласно МКТУ, а в другом случае предложило заменить термин 30 класса “tapioca (manioca)” (тапиока (маниока)) на “tapioca, manioc starch for food” (тапиока, маниоковый крахмал пищевой).

5. Направление международной заявки в ведомства каждой из указанных заявителем стран

Следует понимать, что регистрация, произведенная МБ ВОИС, означает, что заявка всего лишь прошла формальную экспертизу. Ведомства каждого из указанных государств будут проводить экспертизу заявленного обозначения. Для этого международной системой определен срок в 12 месяцев. Некоторые Договаривающиеся стороны согласно сделанным ими заявлениям определили этот срок в 18 месяцев. В случае, если в указанные сроки со стороны ведомств не поступило уведомлений об отказе в охране, знак считается зарегистрированным в этих странах с даты международной регистрации в МБ ВОИС. Датой регистрации следует считать дату подачи международной заявки в ведомство происхождения, если указанное ведомство направило эту заявку в МБ ВОИС в течение двух месяцев. В противном случае датой регистрации будет считаться дата получения международной заявки непосредственно МБ ВОИС.

Внимание! Международная заявка, направленная в МБ ВОИС напрямую, не будет рассматриваться как таковая и будет возвращена отправителю.

Если же ведомство сочтет, что охрана не может быть предоставлена в соответствующей Договаривающейся стороне, оно направляет Уведомление о предварительном отказе со всеми основаниями такого отказа и с указанием срока для подачи просьбы о пересмотре или для обжалования предварительного отказа ≤1≥.

__________________

≤1≥ При подготовке данного материала использовалась Общая инструкция к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Cоглашению (Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement), доступная на сайте ВОИС.

Процедура преодоления предварительного отказа уже будет осуществляться через национального патентного поверенного той страны, от ведомства которой получен такой отказ.

Пример из практики: патентные ведомства Украины и Армении вынесли предварительный отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку «H…d…» в отношении всех товаров класса 32 «Безалкогольные напитки». Мотивы предварительного отказа указанных ведомств относились к товарному знаку «H…D…», зарегистрированному на имя австрийского владельца, с которым знак «H…d…», являвшимся предметом международной заявки, имел сходство до степени смешения.

Следует отметить, что в некоторых странах существуют оппозиционные периоды, которые могут длиться дольше, чем 12 и 18 месяцев. Поэтому заявителю может быть направлено Уведомление о предварительном отказе на основе возражения с указанием даты, в которую истекает срок подачи просьбы о пересмотре, апелляция или ответа. Такой отказ означает случай, когда третье лицо может направить возражение против регистрации заявляемого знака, при этом ведомство может не находить оснований для отказа в предоставлении охраны.

Однако процедура преодоления предварительного отказа на основе возражения также будет осуществляться через национального патентного поверенного той страны, чей адрес находится на территории Договаривающейся стороны, ведомство которой вынесло решение об отказе.

Пример из практики: английская компания “T.”, являющаяся владельцем товарного знака “T.” выдвинула возражение против регистрации товарного знака “t.” по ее мнению сходного до степени смешения с зарегистрированным на ее имя товарным знаком, несмотря на то, что услуги, относящиеся к обоим знакам хоть и принадлежали к одному классу 39 «Услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров…», у английской компании услуги относились к сбору мусора, а у белорусской компании услуги относились к транспортировке и доставке товаров.

6. Получение охраны товарного знака в каждой указанной Договаривающейся стороне

После завершения всех процедур в ведомствах указанных заявителем стран действие международной регистрации товарного знака распространяется на территории этих стран с даты международной регистрации. Указанные ведомства направляют в МБ ВОИС заявление о том, что знаку, являющемуся предметом международной регистрации, предоставляется охрана в соответствующих Договаривающихся сторонах. Товарный знак получает правовую охрану в этих странах, как если бы он был зарегистрирован, пройдя национальную процедуру регистрации в каждом из национальных ведомств.

Вкратце вышеописанную процедуру регистрации можно представить в следующей схеме:

Статья Трейвас табл2.jpgСледует также помнить, что согласно правилам Мадридской системы, при условии аннулирования действия базовой заявки или основанной на ней регистрации в стране происхождения, международная регистрация товарного знака автоматически прекращается. Указанная зависимость длится в течение пятилетнего периода, после чего международная регистрация товарного знака обретает самостоятельность.

Мадридская система – это удобный инструмент, который способствует развитию бизнеса на международном рынке, но всегда можно воспользоваться национальной процедурой регистрации. Несмотря на то, что Мадридский союз постоянно расширяет свою географию, не все страны входят в нее. Например, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Йемен не являются Договаривающимися сторонами, и в отношении этих стран следует придерживаться национальной процедуры регистрации. А также следует учитывать особенности экспертизы заявленного обозначения в каждой стране. Например, в указанных выше территориях экспертиза откажет в предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении таких товаров как, безалкогольные напитки, пиво, свинина, рождественские украшения, как обозначению, противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Другие препятствия могут возникнуть при международной регистрации на примере случая с регистрацией товарного знака на территории частично признанного арабского государства Палестина (Западный берег реки Иордан и сектор Газа). В этом регионе можно получить регистрацию только на территории Израиля, который является членом Мадридской системы.

Преимуществом Мадридской системы является также возможность централизованного управления международной регистрацией: продление срока действия регистрации, передача прав, отказ от регистрации, сокращение перечня товаров и услуг, внесение изменений в наименование заявителя, территориальное расширение. Для этого владелец международной регистрации товарного знака самостоятельно может направлять в МБ ВОИС соответствующие заполненные формы и уплачивать необходимые пошлины в случае предписания.

Таким образом, Мадридская система:

- является комплексным мероприятием при получении охраны товарного знака сразу в нескольких странах;

- экономит время и средства, которые могли бы быть потрачены на регистрацию знака, если бы заявитель обращался в каждое ведомство Договаривающихся сторон отдельно, уплачивая пошлины в разных валютах, составляя заявки на разных языках, прибегая к услугам национальных патентных поверенных;

- позволяет управлять портфелем брендов;

- предоставляет поддержку товарного знака с даты подачи заявки до продления срока действия регистрации.

Оксана ТРЕЙВАС, патентный поверенный Республики Беларусь

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный Республики Беларусь, евразийский патентный поверенный, медиатор