Несохраненный приоритет

Статья Трейвас ЕАПВ.jpg

Подтверждение права на испрашивание приоритета при переходе международной заявки на изобретение на региональную стадию в Евразийское патентное ведомство является необходимым условием для успешного прохождения процедуры получения евразийского патента

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

1.         Документальное подтверждение права на испрашивание приоритета при переходе международной заявки на изобретение согласно Договору о патентной кооперации на региональную стадию рассмотрения в Евразийское патентное ведомство является необходимым условием сохранения приоритета.

2.         Авторы рассматривают обоснованность требований Евразийского патентного ведомства представления заявителем документа, подтверждающего его право на испрашивание приоритета при переходе международной заявки на региональную стадию рассмотрения, если заявитель не является заявителем, подавшим предшествующую заявку.

3.         Право заявителя на испрашивание приоритета может быть подтверждено документами о передаче прав или о правопреемстве, либо декларацией о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки, упомянутой в Заявлении-PCT, либо декларацией, представленной непосредственно в Евразийское патентное ведомство.

Для международной заявки согласно Договору о патентной кооперации (далее - PCT), перешедшей на региональную стадию рассмотрения в Евразийское патентное ведомство (далее – ЕАПВ), последствия несохраненного приоритета скажутся при проведении экспертизы по существу заявленного технического решения. В ходе данной экспертизы в уровне техники будет выявлена предшествующая заявка на заявляемое техническое решение, которая будет порочить новизну этого же технического решения.

Приоритет по заявке на изобретение – это наиболее ранняя дата подачи заявки, которая устанавливает рубеж, ранее которого определяется известный уровень техники, который может противопоставляться заявке. Таким образом, приоритет предоставляет заявителю важные права, а также преимущество перед другими аналогичными техническими решениями, сведения о которых появились после приоритетной даты. Благодаря притязанию на приоритет, заявки на идентичные технические решения, поданные после приоритетной даты, уже не могут порочить новизну заявленного технического решения.

Иногда происходит ситуация при переходе заявок PCT на изобретение на региональную стадию в ЕАПВ, когда право на исправшивание приоритета документально не подтверждено в случаях, когда заявитель, подавший международную заявку, не является заявителем, подавшим предшествующую заявку. Формальная экспертиза ЕАПВ в ходе делопроизводства проверяет соблюдение порядка испрашивания приоритета. Отсутствие в Заявлении-PCT (графа VIII (iii)) декларации о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки либо отсутствие в материалах заявки документа о передаче прав или о правопреемстве приводит к направлению формальной экспертизой ЕАПВ Уведомления о запросе дополнительных материалов. В соответствии с указанным Уведомлением заявителю предлагается представить документ, подтверждающий его право на испрашивание приоритета, так как заявителем, подавшим предшествующую заявку, является другое лицо. В случае непредставления такого документа, экспертиза откажет заявителю в сохранении приоритета1.

Данное требование экспертизы основывается на Правиле 36(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, в соответствии с которым заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета, обязан указать на это при подаче евразийской заявки и приложить необходимые документы, подтверждающие правомерность такого требования.

Данное правило обусловлено следующим: в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (Далее – Парижская конвенция) любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение в одной из стран Союза или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета (ст. 4.А.1). Таким образом, правом подачи заявки с испрашиванием приоритета может пользоваться исключительно только то лицо, которое подало предшествующую заявку, либо лицо, которому перешли права от заявителя.

Следовательно, для целей соблюдения требований евразийского патентного законодательства заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета при переходе международной заявки на изобретение на региональную стадию в ЕАПВ, обязан представить документ, подтверждающий право заявителя на испрашивание приоритета, если он не являлся заявителем, подавшим предшествующую заявку.

Согласно Главе VII, параграф 166, Руководства PCT для получающего ведомства получающее ведомство при подаче заявителем международной заявки не требует подтверждения его права на испрашивание приоритета на основании предшествующей заявки, если заявителем, подавшим предшествующую заявку, было другое лицо. Получающее ведомство предъявляет только следующие требования:

(a) Предшествующая заявка должна быть подана либо в одной, либо в отношении одной из

стран - участниц Парижской конвенции, или в одной, либо в отношении одной из стран -членов Всемирной торговой организации, которая не является участницей Парижской конвенции;

(b) Притязание на приоритет должно содержать дату, на которую была подана предшествующая заявка, номер предшествующей заявки, наименование страны, в которую была подана предшествующая заявка;

(d) Международная заявка должна быть подана в течение 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки.

Следовательно, если заявитель прошел процедуру подачи международной заявки без запроса подтверждения его права на испрашивание приоритета, то это не значит, что при переходе международной заявки на региональную фазу в ЕАПВ, данное ведомство не применит свое право согласно правилу 51bis.1 (а) (iii) Инструкции к Договору о патентной кооперации (далее – Инструкция к PCT) требовать представления документа, подтверждающего право заявителя на испрашивание приоритета на основании предшествующей заявки, если заявитель не является заявителем, подавшим предшествующую заявку.

Право национального (регионального) ведомства требовать от заявителя представления документа, подтверждающего его право на испрашивание приоритета, если заявитель не является заявителем, подавшим предшествующую заявку, также прописано в параграфе 5.003. (iii) Руководства PCT для заявителя − национальная фаза.

Одновременно с этим правило 4.17 (iii) Инструкции к PCT разрешает подать декларацию о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки, указав это в Заявлении-PCT в графе VIII (iii).

Декларация о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки – это сообщение заявителем сведений, которые необходимы для разъяснения его права испрашивать приоритет предшествующей заявки.

Ниже приведены основания, по которым заявитель имеет право испрашивать приоритет предшествующей заявки (см. Административную инструкцию к Договору о патентной кооперации, Раздел 213):

(i) заявитель является изобретателем объекта, для которого испрашивалась охрана

путём подачи предшествующей заявки

(ii) … (имя) [имеет] [имел] право как работодатель изобретателя … (имя

изобретателя)

(iii) соглашение между … (имя) и … (имя), датированное …

(iv) документ о передаче прав от … (имя) к … (имя), датированный …

(v) уступка прав от … (имя) в пользу … (имя), датированная …

(vi) постановление суда, вынесенное … (название суда), вводящее в силу передачу от

… (имя) к …(имя), датированное …

(vii) передача прав от … (имя) к (имя) путём … (уточнить вид передачи),

датированная …

(viii) имя заявителя изменилось с … (имя) на … (имя) с … (дата)

Параграф 5.075. Руководства PCT для заявителя − международная фаза формулирует цель такой декларации, которая заключается в том, чтобы позволить заявителям уже на международной фазе выполнить некоторые национальные требования указанных ведомств, предусмотренные правилом 51bis.1 (a) (iii) Инструкции к PCT.

51bis.2 Инструкции к PCT устанавливает, что указанное ведомство, если оно не имеет обоснованных сомнений в правдивости сведений или соответствующей декларации, не запрашивает какого-либо документа или доказательства, относящегося к праву изобретателя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки, если декларация по данному вопросу в соответствии с правилом 4.17(iii) содержится в заявлении.

В случае, если имела место последовательность передачи права от заявителя в отношении предшествующей заявки, порядок, в котором эти передачи прав перечислены, должен соответствовать реальной последовательности передачи прав (См. Пояснения к форме бланка заявления (PCT/RO/101), С.7).

В соответствии с положениями Правила 51bis.2 (iii) Инструкции к PCT также предоставляется право заявителю представить декларацию непосредственно в указанное ведомство. ЕАПВ напоминает об этом праве в уже упомянутом выше Уведомлении о запросе дополнительных материалов, направляемом формальной экспертизой ЕАПВ при возникновении у нее вопросов, касающихся права приоритета.

Декларацию, содержащуюся в Заявлении-PCT, или отдельно составленную декларацию, представленную непосредственно в ЕАПВ, нельзя использовать в ситуациях, когда заявитель приобрел право после даты международной подачи (см. Руководство РСТ для заявителя − международная фаза, глава 5, параграф 5.074; см. также Пояснения к форме бланка заявления (PCT/RO/101), С. 6).

Таким образом, если в Заявлении-PCT содержится декларация о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки, или отдельно составленная декларация представлена непосредственно в ЕАПВ, то ЕАПВ не запрашивает документ, подтверждающий право заявителя на испрашивание приоритета. Между тем следует понимать, что в случае возникновения у ЕАПВ обоснованных сомнений относительно правомерности испрашивания приоритета, основания такой правомерности могут быть запрошены в любой момент делопроизводства.

Заявителю в то же время следует помнить, что ему необходимо иметь достоверные сведения, обосновывающие его право на испрашивание приоритета предшествующей заявки, для подтверждения в любой момент в случае необходимости.

Подводя итог вышесказанному, для успешного прохождения экспертизы международной заявки на изобретение согласно РСТ, перешедшей на региональную стадию рассмотрения в ЕАПВ, необходимо наличие подтверждения права заявителя на испрашивание приоритета предшествующей заявки. Право заявителя может быть подтверждено документами о передаче прав или о правопреемстве, либо декларацией о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки, упомянутой в Заявлении-PCT в графе VIII (iii), либо декларацией, представленной непосредственно в ЕАПВ. Тем не менее, при отсутствии реального права у заявителя и наличия у экспертизы ЕАПВ обоснованных сомнений в подлинности документов, заявитель рискует не получить охрану на техническое решение, упомянутое в предшествующей заявке.

Статья Трейвас ЕАПВ Фигура 1.png

Оксана ТРЕЙВАС, патентный поверенный Республики Беларусь

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный Республики Беларусь, евразийский патентный поверенный, медиатор

1 При подготовке данного материала были использованы Разъяснения по вопросу требований правила 36(1) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции относительно представления документа, подтверждающего право заявителя на испрашивание приоритета, доступные на сайте ЕАПО, https://www.eapo.org/ru/documents/method/20140313pr5.pdf