Отказ в регистрации товарного знака в Республике Беларусь

Причины и пути преодоления отказа 

Достаточно часто складывается ситуация, когда организация подает заявку в патентный орган и вместо заветного свидетельства о регистрации своего товарного знака получает на руки отказ. В первую очередь необходимо понимать, что это еще не окончательный отказ и не означает на 100%, что товарный знак не будет зарегистрирован.

Заявка на регистрацию товарного знака на пути к выдаче свидетельства проходит ряд обязательных процедурных стадий. Основной из них является экспертиза заявки. Именно на данной стадии патентный орган проверяет отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Также проводится исследование самого обозначения, а именно на наличие у него требуемых характеристик, необходимых для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Экспертиза заявленного обозначения проводится после завершения предварительной экспертизы в срок, не превышающий двух лет с даты принятия решения о принятии заявки к рассмотрению (п. 1 ст. 10 Закона о товарных знаках). В ходе данной экспертизы проверяется отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака, а именно его способность выполнять индивидуализирующую функцию. А также ставится вопрос о том, будет ли заявленное обозначение нарушать права третьих лиц на другие объекты.

Оценка сходства обозначений всегда проводится с учетом заявленных товаров и услуг (в соответствии с классами МКТУ). Отказ в регистрации товарного знака возможен не только по причине сходства непосредственно словесных обозначений и изображений или же их частей, но и сходства или однородности товаров (услуг), которые они призваны индивидуализировать.

Нередки ситуации, когда отказ в регистрации товарного знака получен по одному классу, но регистрация его в другом классе будет являться возможной (это частичный отказ). Кроме того, довольно часто заявители сталкиваются с отказным решением, в котором указано в качестве препятствия сразу несколько причин для отказа.

Все возможные причины для отказа в регистрации товарного знака условно делятся на абсолютные и иные, их также называют относительными.

Абсолютные основания отказа в регистрации товарных знаков содержатся в ст. 4 Закона о товарных знаках. Абсолютные основания для отказа в регистрации обусловлены свойствами самого обозначения.

Ситуации из практики
(а) Фирмой "А" была подана международная заявка на регистрацию словесного товарного знака JESUS с территориальным расширением на территорию Республики Беларусь. В отношении товарного знака был вынесен предварительный отказ в регистрации по абсолютным основаниям. В качестве аргументов было указано, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, поскольку оно представляет собой имя "Иисус", Сын Божий в христианской религии. Оспорить данный отказ не удалось.
(б) Фирмой "В" была подана национальная заявка на регистрацию словесного товарного знака "НАТУРАЛЬНАЯ КУЛИНАРИЯ" в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ. В отношении товарного знака был вынесен предварительный отказ в регистрации по абсолютным основаниям. В качестве аргументов было указано, что обозначение является словесным, выполненным в кириллице, обычным шрифтом, в котором: "натуральный" означает нефальсифицированный, естественного происхождения, без всякой подделки, а "кулинария" это (собир.) кушанья, (разг.) вкусно приготовленная пища. Таким образом, по мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с тем, что для продуктов натурального происхождения обозначение указывает на их свойства и качественные характеристики, а для товаров, не обладающих вышеуказанными характеристиками, является ложным. Оспорить данный отказ не удалось.

Патентный орган при проведении экспертизы также может вынести отказ по иным (относительным основаниям), если возникает конфликт с ранее зарегистрированными либо поданными на регистрацию товарными знаками. Информация об иных основаниях отказа в регистрации товарных знаков содержится в ст. 5 Закона о товарных знаках.

Процедура преодоления предварительного отказа в административной инстанции.

При несогласии заявителя с решением экспертизы он имеет право в трехмесячный срок со дня получения решения подать в патентное ведомство ходатайство о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения. По ходатайству заявителя данный срок может быть продлен не более чем на 18 месяцев, в случае если ходатайство и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, поступили в патентный орган до истечения этого срока (ч. 1 п. 6 ст. 10 Закона о товарных знаках).

При подаче ходатайства о проведении повторной экспертизы необходимо учесть, что возможны различные способы преодоления отказного решения. Способы преодоления отказа зависят от указанных экспертом оснований и должны учитывать конкретные ситуации и обстоятельства, индивидуальные для каждого рассматриваемого обозначения.

В зависимости от указанных экспертизой оснований для отказа с целью его преодоления возможны следующие действия:

- представить письменное согласие владельца противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения (письмо-согласие) (п. 180 Положения N 1719);

- представить документы, подтверждающие изменения, внесенные в Международный реестр товарных знаков и знаков обслуживания или в Реестр патентного ведомства Республики Беларусь (п. 181 Положения N 1719);

- изложить аргументы, обосновывающие позицию заявителя, например, что обозначения не сходны и не будут смешиваться потребителями, либо же товары (услуги) по ним не являются однородными;

- аннулировать противопоставленные знаки ввиду их неиспользования;

- передать права на противопоставленные товарные знаки, чтобы все затронутые конфликтной ситуацией объекты принадлежали одному лицу, и т.д.

Подводя итог, следует отметить, что существует ряд препятствий, связанных с получением регистрации товарного знака, среди которых могут оказаться:

- недостаточная различительная способность обозначения;

- наличие более ранних прав как на товарные знаки, так и на различные объекты интеллектуальной собственности, зарегистрированные на имя третьих лиц;

- товарные знаки могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров или услуг. Однако следует помнить, что даже отказное решение не является окончательным вердиктом вашему товарному знаку.

Для того чтобы избежать отказа по абсолютным основаниям, необходимо обратиться к патентным поверенным на стадии подготовки и разработки товарного знака (абз. 6 ч. 1 п. 1 Положения N 1719). И с учетом рекомендаций специалистов исключить все возможные нюансы, которые могут стать непреодолимым препятствием в процессе регистрации.

Оградить себя от иных (относительных) причин отказа заявитель может как самостоятельно, так и через патентного поверенного путем проведения предварительного информационного поиска. Такой поиск необходимо осуществлять:

1) в базе данных международных товарных знаков;

2) в базе данных товарных знаков, зарегистрированных в Республике Беларусь;

3) в базе данных обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков в Республике Беларусь.

Адель ДИРКО, специалист по охране интеллектуальной собственности - маркетолог

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный Республики Беларусь, Евразийский патентный поверенный, медиатор

юридическая группа "Беляевы и партнеры"