Почему иллюзия общеупотребительности не отменяет ответственности

В 2019 году правообладатель (ООО «Десятое королевство») зарегистрировал словесный товарный знак «Пиши-стирай» в отношении товаров 16-го (печатная продукция, канцтовары, ручки-маркеры и др.) и 28-го классов МКТУ (игры, игрушки).

На сегодня компания правообладателя активно отслеживает нарушения такого рода и направляет претензии продавцам, которые распространяют продукцию, содержащую их объекты интеллектуальной собственности. Такие претензии и были направлены в адрес некоторых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В них содержалось требование о прекращении самого нарушения и выплате компенсации.

В качестве ответных действий в 2024 году три индивидуальных предпринимателя, которые сами торговали развивающими тетрадями и книгами под названием «пиши-стирай», подали возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Пиши-стирай» (предприняли попытку аннулирования регистрации). Их основной довод: обозначение вошло во всеобщее употребление, не обладает различительной способностью и характеризует свойства товаров (возможность писать и стирать). Они указали, что еще с 2013 года (что сильно раньше даты регистрации товарного знака) издательства выпускали пособия с надписями «Пиши-стирай».

Главный урок: чужим брендом пользоваться нельзя, даже если он «кажется» общим

ФИПС, проанализировав дело, принял важное решение: правовая охрана знака была признана недействительной только в части одного товара -«ручки-маркеры (канцелярские принадлежности)». В отношении всей остальной продукции знак остался в силе.

Что это означает для бизнеса?

Даже если вы искренне считаете словосочетание описательным («напиши и сотри», «пиши-стирай»), это не дает права использовать чужой товарный знак без разрешения. Сам факт наличия десятка разных издательств со схожими названиями в прошлом не является индульгенцией для нового использования чужого знака

«Вошло во всеобщее употребление» - это не бытовое ощущение, а сложный юридический факт, требующий доказательств (опросы потребителей, данные словарей, энциклопедий, непрерывность и массовость использования). В данном случае таких доказательств не хватило.

Какие последствия такого использования грозили нашему клиенту:

1. Требование о компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (или двукратная стоимость контрафакта). Арбитражная практика по схожим знакам показывает, что суммы могут быть существенными. В нашем случае не был представлен точный расчёт, а был направлен запрос по объемам продаж продукции.

2. Запрет на продажу на маркетплейсах, претензия поступила на ВБ и площадка была готова блокировать карточки товара.

Как избежать таких претензий:

1. Не полагайтесь на «все так делают», даже 12 разных издательств не отменяют права конкретного лица, если знак зарегистрирован раньше.

2. Проверяйте знак до первой партии товара. Стоимость проверки несопоставима с возможными убытками.

3. Если получили претензию - прорабатывайте правовую позицию с профессионалами.

Статья подготовлена по материалам решения Роспатента по возражению от 28.12.2024 о товарном знаке «Пиши-стирай» (свидетельство № 763301).